О внесении изменений в нормы ГК РФ о расчете компенсации за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности

1. Право суда изменять способ расчета компенсации

Статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященные ответственности за нарушение исключительного права (ст. ст. 1301, 1311, 1406.1, 1515, 1537 ГК РФ), закрепляют несколько способов расчета компенсации:

• компенсация в твердой денежной сумме
• компенсация, равная двукратной стоимости контрафактных материальных носителей
• компенсация, равная двукратной стоимости права использования результатов интеллектуальной деятельности («РИД») и средств индивидуализации («СИ»), определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого результата или средства тем способом, который использовал нарушитель

При этом ранее истец самостоятельно выбирал наиболее подходящий ему способ расчета исходя из имеющихся доказательств, длительности нарушения и иных факторов. Изменение судом метода калькуляции компенсации признавалось недопустимым, ФЗ № 214-ФЗ изменил это правило:

Комментарий BIRCH: Введение данной нормы позволит, в частности, решить распространенную проблему обоснования размера компенсации при ее расчете, исходя из стоимости контрафактных материальных носителей.

В ряде случаев определить количество контрафактных носителей крайне затруднительно – особенно при реализации товаров на маркетплейсах, где под одной карточкой товара в разное время может реализовываться продукция разных брендов (т.е. в том числе содержащая иные СИ). В таких условиях истцу практически невозможно определить стоимость контрафакта. Яркий пример – Определение ВС РФ от 24.04.2025 № 307-ЭС24-21900 по делу No. A42-5880/2023 (спор Rigel Premium Accessories) (подробный комментарии см. здесь).

В то же время пока не совсем ясно, по каким критериям суд будет определять неприменимость к обстоятельствам нарушения заявленного истцом способа расчета компенсации. Указанное потенциально может приводить к ситуации правовой неопределенности до тех пор, пока соответствующие критерии не будут выработаны на практике.

Отдельно отмечаем, что данные изменения не затрагивают и не отменяют правомочие суда, закрепленное Постановлением Конституционного Суда РФ № 28-П от 13.12.2016 и впоследствии Постановлением Конституционного Суда РФ № 40-П от 24.07.2020, снижать размер компенсации по заявлению ответчика ниже низшего предела.

Соответственно, даже в случае изменения судом способа расчета компенсации у ответчика по-прежнему сохраняется возможность заявлять о ее снижении в соответствии с позицией Конституционного суда РФ при наличии на то оснований.

2. Изменение пределов компенсации, заявляемой в твердой денежной сумме

В результате принятия ФЗ № 214-ФЗ увеличен максимальный размер компенсации, взыскиваемой в твердом денежном размере, а для объектов патентного права изменения затронули и минимальный размер компенсации:

Комментарий BIRCH: Как правило, истцы избирают способ расчета компенсации в виде двукратной стоимости контрафактных товаров или права использования РИД и/или СИ, в том случае, когда вред, причиненный правообладателю, значительно превышает 5 000 000 рублей (максимальный предел компенсации в твердом денежном размере по действующей редакции ГК РФ).

Поскольку ФЗ № 214-ФЗ предусматривает право суда менять способ расчета компенсации на компенсацию в твердом денежном размере, увеличение максимального предела является последовательным развитием этого нововведения с целью недопущения неоправданного ограничения ответственности нарушителя и одновременно обеспечения реальной (а не декларативной) компенсации понесенных правообладателем потерь.

3. Установление пределов ответственности за незаконное использование нескольких РИД и/или СИ в одном контрафактном материальном носителе

ФЗ № 214-ФЗ устанавливает общие правила определения размера компенсации в случае, если в одном контрафактном материальном носителе незаконно использовано несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (например, когда компакт-диск содержит несколько фонограмм):

В отношении ответственности за одновременное нарушение исключительных прав на несколько произведений (как объектов авторского права) ФЗ № 214-ФЗ предусматривает специальные ограничения размера компенсации:

4. Учет степени вины при определении ответственности за нарушение исключительного права

В силу п.3 ст. 1250 ГК РФ меры ответственности за нарушение исключительных прав на РИД, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Изменения же предусматривают ограничение ответственности лица за безвиновное нарушение исключительного права.

Если нарушение было совершено лицом при осуществлении им предпринимательской деятельности и при этом нарушитель не знал и не должен был знать, что допускает нарушение исключительного права, суд может определить размер компенсации, в следующих пределах:

• от 10 000 до 500 000 рублей
• в пределах от однократной до двукратной стоимости контрафактных материальных носителей либо права использования РИД или СИ

Комментарий BIRCH: Данная норма вызывает определенные опасения. В условиях, когда специальными статьями ГК РФ теперь установлена возможность взыскания компенсации в твердом размере в сумме до 10 000 000 рублей, установление верхней границы сниженного размера компенсации в размере 500 000 рублей может привести к ущемлению прав правообладателей, поскольку компенсация в таком размере может не восстановить их нарушенные права.

Установление верхней границы компенсации в данном случае обусловлено обстоятельствами, фактически связанными только с нарушителем, тогда как иные обстоятельства, например (а) длительность нарушения, (б) стоимость и общественная значимость незаконно использованного объекта интеллектуальной собственности, могут и не приниматься в расчет исходя из буквального толкования статьи.

5. Солидаритет исключительного лицензиата и правообладателя

Использование объекта, исключительное право на который принадлежит правообладателю, а право использования которого предоставлено исключительному лицензиату, очевидным образом нарушает права обоих лиц.

При этом, как неоднократно указывали суды, в данном случае имеет место один факт неправомерного использования одного объекта права.

Обосновывая солидарный характер требований правообладателя и исключительного лицензиата, суды руководствовались положениями общей части ГК – ст. 322, 326 ГК РФ.

Для формирования правовой определенности по данному вопросу ФЗ № 214-ФЗ дополняет ст. 1254 ГК РФ специальной нормой:

«Если с исками о взыскании компенсации за определенное нарушение исключительного права к третьему лицу обратились как правообладатель, так и лицензиат, получивший права по договору на условиях исключительной лицензии, требования таких правообладателя и лицензиата являются солидарными».

6. Состав нарушения исключительного права

ФЗ № 214-ФЗ вводит в ст. 1252 ГК РФ легальное определение нарушения исключительного права.

«Нарушением исключительного права признается незаконное использование одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каким-либо одним способом».

С учетом указанного определения множественными нарушениями должно признаваться: (а) незаконное использование сразу нескольких результатов интеллектуальной деятельности в рамках одних и тех же действий, и/или (б) незаконное использование результата интеллектуальной деятельности несколькими способами.

Исходя из буквального толкования приведенных положений, следует, что размер компенсации определяется за (а) каждый неправомерно использованный РИД и/или СИ (что прямо указано в действующей редакции статьи ст. 1252 ГК РФ), (б) за каждый отдельный способ. При этом ФЗ № 214-ФЗ содержит отдельные исключения (см. п. 3 и 7 Обзора).

7. Взаимообусловленность нескольких способов использования РИД и/или СИ

ФЗ № 214-ФЗ предусматривает следующую новую норму в ст. 1252.1 ГК РФ:

«Компенсация не взыскивается в случае применения такого способа использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, который объективно необходим для применения другого способа использования и сам по себе не имеет самостоятельного экономического значения».

Однако изменение не является новеллой в чистом виде, а пересекается с правилом необходимости учета «одной экономической цели», которое уже получило отражение в позиции ВС РФ.

Согласно п. 56 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права.

Из разъяснений, содержащихся в приведенном пункте 56 Постановления, следует, что для признания наличия одной экономической цели в действиях одного ответчика необходимо установить, что он последовательно осуществлял взаимосвязанные действия, каждое из которых представляет собой самостоятельный способ использования объекта интеллектуальных прав, при этом одно действие объективно необходимо для совершения другого и само по себе не имеет самостоятельного экономического значения для правообладателя (не влечет дополнительных имущественных потерь для правообладателя).

Как указано в пояснительной записке, примерами «зависимых» способов могут служить перевозка и хранение контрафактных товаров, которые затем были проданы, или воспроизведение произведения для целей его доведения для всеобщего сведения на Интернет-сайте.